湖北法院2021年知识产权司法保护十大典型案例 （第1期）

前言

2021年，湖北法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于科技创新和知识产权保护重要讲话精神，严格落实党中央决策部署、最高人民法院和省委省政府关于全面强化知识产权保护工作要求，围绕省委知识产权强省战略和“一主引领、两翼驱动、全域协同”发展布局，充分运用审判职能强化司法保障科技创新、保障知识产权战略和创新驱动发展战略，不断优化营商环境软实力和科技创新硬支撑，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供了有力司法服务和保障。

现将《湖北法院2021年知识产权司法保护十大典型案例》向社会公开发布，以期进一步加大知识产权审判的司法公开力度，以司法公开促进司法公正，以司法公开提升司法公信，努力营造全社会尊重知识、崇尚创新、保护知识产权的良好氛围。

案例一  确定专利申请权归属案 

裁判要旨：

专利申请中当署名发明人既包括前员工又包括无职务关系的其他人员时，对于确定专利申请权归属问题，首先要判断署名发明人对发明创造的实质性特点所做出的贡献大小，再判断署名发明人是否属于专利法所称的发明人，对发明创造的实质性特点并未作出创造性贡献的人，即便其在相关领域有很强的研究能力和丰富的技术成果，也不应认定为具体发明创造的发明人。

基本案情：

本案原、被告均为我国光通信领域知名企业，第三人周某原系原告技术人员，离职后在被告任职，第三人吴某、安某系中科院半导体研究院的研究员、光通信领域知名专家。

2017年9月中旬，原告安排周某接替拟休产假的胡某（原告技术人员）工作，参与原告“两种工业级AAWG补偿方案”设计工作，主要负责方案中“波长的补偿”实验验证。

2017年9月12日，胡某向周某发送了主题为“近期工作”的邮件，邮件附件中包括名称为《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》的PDF文件。2017年11月17日，周某离职去被告工作。

2018年5月7日，被告向国家知识产权局申请名称为“一种宽温高稳定性温度自适应平坦化补偿装置”的发明专利（即涉案发明专利申请），申请号为201810427042.1，记载发明人为：周某、张某、安某、钟某、吴某。原告认为周某作为第一发明人的涉案发明专利申请，实质是周某在原告工作时的职务发明创造，涉案发明专利申请权应归属于原告，故提起本案诉讼。被告及众第三人则辩称涉案发明专利申请系在被告之前的技术上，由众第三人进一步研发形成的，不属于周某在原告工作时的职务发明创造。

武汉市中级人民法院围绕被告、众第三人对涉案发明专利申请所做的实质性贡献及涉案发明专利申请是否为职务发明创造进行了审理。

关于被告、众第三人对涉案发明专利申请所做的实质性贡献，被告及众第三人例举了大量之前研发的技术、学术论文等证据，欲证明对涉案发明专利申请所做的实质性贡献。合议庭将涉案发明专利申请记载的技术特征与被告及第三人提交的证据中反映的技术特征进行比对，认为被告及第三人提交的证据中并未体现涉案专利申请的实质性特点，无法证明被告及众第三人对涉案发明专利申请做出了实质性贡献。

关于涉案发明专利申请是否为职务发明创造，合议庭比对了原告研发的“两种工业级AAWG补偿方案”及涉案发明专利申请，认为两者高度关联。结合原告安排周某参与“两种工业级AAWG补偿方案”研发工作并接触到相关技术文件及周某从原告处离职不到一年等事实，合议庭认为涉案专利申请属于周某履行原告分配的工作任务且利用原告技术资料完成的职务发明创造。最终支持了原告的诉讼请求，判令涉案发明专利申请权属于原告。

一审判决后，当事人均未上诉，本案已经发生法律效力。 

案件点评：

创新是发展之源，若对企业创新不进行有效司法保护，则会导致市场主体不愿投入高额成本进行研发创新，而是通过不正当的“挖角”方式取得技术，最终导致创新停滞。本案一审判决后，双方均服判息诉，在裁判效果上，充分保障研发单位合法权益及创新积极性，优化了保护创新的法治化营商环境。

本案所涉技术为专业性极强的光通信领域，合议庭为查明涉案技术事实专门选择具有相应专业技术背景的专家作为人民陪审员，对于查明涉案技术问题起到了重要作用。

本案署名发明人虽均为在涉案技术领域建树颇多的专家，但合议庭围绕发明人是否对涉案技术实质性特点作出创造性贡献进行审理，根据专利法及其实施细则的相应规定，准确界定了发明人的范围，认定未对涉案技术实质性特点作出实质性贡献的人员并非发明人，最终得出涉案技术归属于权利人的结论。

案例二  不履行生效判决持续侵权惩罚性赔偿案

裁判要旨：

侵权人因商标侵权被法院裁判承担责任后，在经营活动中继续使用商标权人的注册商标，该行为属于重复侵权行为，符合《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》“故意+情节严重”知识产权惩罚性赔偿构成要件，依法适用惩罚性赔偿。对赔偿数额的确定，可以根据商标权人的请求，参照商标许可使用费的倍数合理确定。

基本案情： 

上海大润发有限公司获准注册了第5091186号“大润发”商标，核定服务项目为第35类，包括货物展出、商业橱窗布置、广告宣传版本的出版、广告空间出租、商业管理咨询、商业调查、进出口代理、推销（替他人）、组织商业或广告展览，自动售货机出租。康成公司经核准受让了该商标。

2015年1月，上海市工商行政管理局认定康成公司的第5091186号“大润发”商标为上海市著名商标。2016年1月18日，国家工商行政管理总局国家商标评审委员会(简称国家商评委)认定申请人使用在第35类推销(替他人)服务上的第5091186号“大润发”商标为驰名商标。

2017年1月25日，江苏省高级人民法院认定第5091186号“大润发”商标为驰名商标。在中国连锁经营协会CCFA发布的2017年、2018年中国连锁百强、中国快速消费品连锁百强名单中，康成公司年度销售分别列第4位、第2位，2017年门店数量383家，2018年门店数量达到407家。原告曾于2013年将包含第5091186号“大润发”商标在内的三个注册商标许可无锡润泰商业有限公司、盐城大润发商业有限公司使用，许可使用期限6年，每年商标许可使用费为60万元。

2020年12月3日，原告委托代理人魏某来到被告所经营的位于湖北省谷城县谷丰路旺恒国际五金建材城招牌显示为“大润发”字样的超市，使用联合信任移动客户端“权利卫士”，对该超市外观和超市内状况进行了拍照取证，并实时进行可信时间戳电子证据固化保全。原告取证照片显示，在被告所经营超市的店面招牌、停车区指示牌、超市内装潢、商品标签、购物车、购物篮、购物袋、微信支付凭证等多处突出使用了“大润发”文字。经比对，上述门店招牌、装潢、物品上的“大润发”文字与原告注册商标“大润发”的字形、读音相同。

谷城旺恒公司于2016年1月28日成立，原企业名称为谷城大润发商贸有限公司，2018年6月27日企业名称变更为现名称。2017年11月14日，康成公司曾因商标侵权及不正当竞争纠纷向襄阳中院起诉原谷城大润发商贸有限公司，原告在起诉状中明确其所起诉的侵权行为系2017年7月被告在超市经营中擅自使用“大润发”商标标识以及使用“大润发”字样作为企业字号登记的行为，2018年4月10日，襄阳中院作出（2017）鄂06民初330号民事判决：

一、谷城大润发商贸有限公司立即停止侵犯第5091186号“大润发”注册商标专用权的行为，拆除含有“大润发”字样的门店招牌、户外招牌，停止在店内装潢、货架、货架卡、购物袋、员工制服等服务用品上使用“大润发”字样；

二、谷城大润发商贸有限公司应立即停止使用包含“大润发”字样的企业名称，变更后的企业名称中不得含有“大润发”字样；

三、谷城大润发商贸有限公司于判决生效之日起十日内赔偿康成投资(中国)有限公司经济损失150000元（包含合理支出）；

四、驳回康成投资(中国)有限公司的其他诉讼请求。该判决作出后双方当事人均未提出上诉，判决已于2018年5月23日发生法律效力。

在该判决生效后，谷城旺恒公司于2018年6月自动履行了判决书第二项内容，变更了企业名称，康成公司对判决第三项内容申请强制执行，同年8月谷城旺恒公司银行账户被法院强制执行扣划157225元赔偿款及诉讼费用。但康成公司未对判决第一项内容申请强制执行，谷城旺恒公司也未自动履行判决第一项内容，在经营活动中继续使用“大润发”文字标识，直至本案再次被起诉方才停止使用，对门店招牌、店内装潢、服务用品、微信账号等处的“大润发”标识进行了拆除、更换。

襄阳市中级人民法院审理认为，被告未履行人民法院生效判决，前一判决生效时间距原告再次发现侵权行为之日长达两年半，在经营活动中继续使用“大润发”文字标识，该行为属于重复侵权行为，被告再次侵犯了原告的注册商标专用权，且具有明显的继续侵权的故意。依据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定，被告因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或类似侵权行为的，可以认定为情节严重。本案中，被诉的两次侵权行为时间跨度长达三年半，被告重复侵权且经营规模大、侵权时间长，属于侵权情节严重的情形。

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条规定“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”本案中，原告主张被告构成重复侵权，请求适用惩罚性赔偿，经审查认为对被告的侵权行为可以依法适用惩罚性赔偿。

原告请求适用惩罚性赔偿，其所主张的赔偿数额包括填平性赔偿和惩罚性赔偿两部分，其中单个商标许可使用费20万元可作为填平性赔偿数额，以此为计算基数，综合考虑被告过错及侵权情节比较严重等因素，原告请求按照1.5倍计算总赔偿数额符合法律规定，法院确定被告赔偿原告经济损失30万元。故判决：

一、谷城旺恒商贸有限公司于判决生效之日起十日内赔偿康成投资(中国)有限公司经济损失30万元（包含原告为制止侵权所支付的合理开支）；

二、驳回康成投资(中国)有限公司的其他诉讼请求。

谷城旺恒商贸有限公司上诉后，湖北省高级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

案件点评：

本案是被告因侵权行为被法院裁判承担责任后，再次实施相同商标侵权行为而适用《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》的惩罚性赔偿案例。

第一，准确认定持续侵权。被告未在合理期限内主动履行人民法院生效判决，也不存在难以停止侵权行为的法定事由，而在长达两年多时间里持续使用商标系新发生的侵权行为，具有明显主观故意，构成持续和重复侵权。

第二，准确适用惩罚性赔偿并合理确定赔偿数额。在权利人因被侵权遭受的损失和侵权人因侵权获得的利益难以确定情况下，可以参照商标许可使用费标准合理确立倍数。

第三，对拒不履行人民法院生效判决而持续侵权的违法行为具有很大警示意义。

案例三  拒不配合行为保全推定侵权案

裁判要旨：

1.在有证据初步表明侵权行为人可能使用侵权软件时，人民法院可应权利人的申请对行为人有关设备安装软件情况采取证据保全措施。行为人无正当理由拒不配合保全，致使无法保全证据的，应推定其安装使用了侵权软件。

2.在侵权行为人安装的软件版本不明时，可以按权利人主张的较高版本的正版软件售价计算有关侵权赔偿数额，以充足保障权利人利益。

基本案情： 

原告天宝公司系TEKLA软件著作权人，该软件系钢结构工程领域的专业应用软件。被告福鑫公司系湖北省内大型钢结构企业，其在照片广告上发布会操作TEKLA软件的技术人员。因福鑫公司未曾向原告在中国的代理商购买过正版软件，原告推断福鑫公司可能使用安装了盗版软件，遂向法院起诉请求判令被告停止侵权并赔偿经济损失，并申请法院对被告公司计算机安装TEKLA软件的情况进行证据保全，以核实是否有安装TEKLA软件。

在原告提供担保并对保全方式、场所等作了明确说明后，法院裁定对福鑫公司办公场所内的计算机及相关存储设备使用的TEKLA计算机软件采取拍照、截屏、打印、录像、制作笔录、提取、封存方式进行保全。在法院执行保全时，福鑫公司以员工离职，不知晓办公场所计算机开机密码为由，拒绝对全部计算机提供查验。

法院综合福鑫公司发布的职位招聘信息、现场证据保全情况等分析，确认福鑫公司办公场所的计算机使用了TEKLA软件。原告主张权利的TEKLA软件系工程结构设计领域的专业软件，被告系钢结构领域的专业设计企业，其在多个渠道发布的招聘信息中均要求应聘者会熟练使用TEKLA软件，该行为初步表明被告在日常业务中可能会使用到TEKLA软件。被告辩称招聘信息中要求应聘者会使用TEKLA软件是出于人才储备、对外业务合作之需要，与一般的技术常识和商业逻辑不符，明显不能成立。福鑫公司作为办公场所办公用计算机设备的控制人和使用者，对计算机的开机密码理应知悉，并应配合法院执行保全。

福鑫公司辩称因员工离职而不知晓密码，与现场保全有关工位上的工作办公情况明显不符。因此，可以推断福鑫公司计算机内安装使用有TEKLA软件。同时，因被告拒不配合证据保全工作，有关计算机实际安装的TEKLA软件版本不明的情况下，原告主张依据售价较高的TEKLA 21.0版本主张权利并要求据此计算侵权赔偿具有合理依据。因此，法院根据原告正版软件售价，以及被告拒绝配合查验的计算机台数，判决被告赔偿原告经济损失351000元。

案件点评：

本案作为涉外知识产权侵权案件，系以侵权行为人妨碍法院证据保全执行，判令行为人承担侵权民事责任的典型案例。中国和芬兰同为《保护文学艺术作品伯尔尼公约》等国际公约缔约国，原告所享有的著作权同样受《中华人民共和国著作权法》保护。

在原告提交初步证据表明被告有安装、使用侵权软件可能的情况下，法院积极决定对被告办公场所计算机安装软件情况采取证据保全。同时，根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》有关妨碍法院证据保全的规定，在被告拒不配合证据保全工作时，确定由被告承担不利后果。

本案裁判文书对被诉侵权事实及法院证据保全过程描述清楚，法律适用分析得当，说理清晰透彻，裁判结论正确，维护了人民法院证据保全措施的严肃性和权威性，彰显了中国法院平等保护中外知识产权权利人合法权益的良好形象。